КИЇВ — 28 вересня 2020 року. Минулого разу про ступінь (не)вдалості спроби наблизити українське законодавство до європейського розповіли (та показали) Катерина Сопова, заступниця Голови Комітету АПУ з інтелектуальної власності, к.ю.н., патентна повірена, судова експертка у сфері інтелектуальної власності, та Юлія Прохода, патентна повірена, адвокатка, директорка патентно-юридичної фірми «ІНТЕЛС Україна». Цього разу спеціально для видання The Page про це розповіла Тетяна Харебава, членкиня Ради Комітету з інтелектуальної власності АПУ, адвокатка, керівниця юридичного департаменту Sport Labs Group.

*Вже 28 жовтня ви матимете змогу обговорити ці та інші останні новації реформування галузі ІВ разом із авторкою матеріалу, представниками владних структур, депутатами та навіть суддями на ІР UKRAINE NOW 2020.

Передісторія прийняття законопроєкту й нагальність потреби реформування галузі

Закон України №815-20 від 21.07.2020р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (далі — Закон № 815-20), також відомий як законопроєкт № 2258, є одним із низки важливих законодавчих актів щодо реформування сфери інтелектуальної власності (далі — ІВ), покликаних гармонізувати національне законодавство із законодавством Євросоюзу.

Прийняття вказаних законів зумовлене необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною своїх зобов’язань у межах Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі — Угода про асоціацію).

Так, тривалий час з моменту ратифікації Угоди про асоціацію більшість законопроєктів щодо імплементації її положень у сфері ІВ покривались пилом на полицях комітетів Верховної Ради України.

Практики повинні були заповнювати прогалини в регулюванні або власним розумінням механізму «прямої дії» положень Угоди про асоціацію, або шукати правди в судовій практиці, при цьому позиції судів з цього питання також доволі часто не узгоджувались між собою.

Окрім цього, оновлення галузевого законодавства саме щодо промислових зразків (далі – промзразки або ПЗ) викликано таким неприємним явищем, як «патентний тролінг». Варто зауважити, що й сам законопроєкт №2258 на початку містив у своїй назві саме це поняття з професійного жаргону юристів у сфері ІВ. Йдеться про ситуації, коли недобросовісні заявники реєструють загальновідомі форми виробів (наприклад, лампочку чи вішалку) як ПЗ з метою подальшого вимагання сплати «роялті» у інших учасників ринку чи спричинення перешкод при проходженні митного контролю для товарів, що містять такі загальновідомі форми виробів. Відсутність дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» спричиняла чимало дискусій як у професійних, так і в бізнесових колах. Адже, з одного боку, видача охоронного документа на промислові зразки мала б бути оперативною та простою, а з іншого — без проведення експертизи заявки по суті (яка є досить тривалою) неможливо виявити зловживання з боку заявника.

Всі ці обставини і створили передумови для перегляду норм національного законодавства щодо охорони прав на промислові зразки з метою його удосконалення.

Головні зміни в контексті промислових зразків

Закон № 815-20, без сумнівів, приніс чимало нововведень як для практиків у сфері ІВ, так і для бізнесу.

Серед основних змін можна виокремити:

1. Процедура post-grant opposition.
2. Охорона незареєстрованих промислових зразків та зміна охоронного документа на зареєстровані промислові зразки (патент на свідоцтво).
3. Нові строки чинності прав на промислові зразки.

Розглянемо вказані нововведення детальніше.

Процедура post-grant opposition

Найочікуванішою зміною в контексті боротьби з патентним тролінгом стала саме процедура позасудового припинення дії свідоцтва на ПЗ. Нагадаю, раніше, щоб визнати патент на ПЗ, умовну «лампочку» чи «вішалку» (який видавався без проходження кваліфікаційної експертизи), треба було звертатися до суду та проходити всі круги судових баталій, а це довго і дорого. Особливо, якщо на митниці стоїть партія товару, заблокованого через митний реєстр об’єктів ІВ патентними тролями.

Враховуючи те, що введення кваліфікаційної експертизи для надання правової охорони ПЗ могло значно ускладнити життя добросовісному бізнесу, запровадження додаткового адміністративного способу анулювання реєстрацій в позасудовому порядку, так званого механізму post grant opposition (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті), є хорошою альтернативою для балансу інтересів добросовісних учасників ринку та механізмом боротьби з недобросовісними. Така процедура є значно коротшою (3 місяці) і, відповідно, дешевшою, ніж судова.

При цьому у разі визнання прав на ПЗ недійсними Апеляційна палата публікує відповідне повідомлення в спеціалізованому виданні, а права на ПЗ вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації ПЗ.

Охорона незареєстрованих промислових зразків та зміна охоронного документа на зареєстровані промислові зразки (патент на свідоцтво).

В сучасному світі, де щодня виробляються тисячі різновидів товарів та їх упакувань, а одна маркетингова лінійка замінює іншу щомісяця чи навіть швидше, немає сенсу витрачати гроші та час на реєстрацію «сезонних» промзразків, які дуже швидко «кануть в лету». Тому гарною можливістю перешкодити копіюванню зовнішнього вигляду таких швидкоплинних товарів недобросовісними конкурентами є законодавче закріплення охорони для незареєстрованих промзразків, які були доведені до загального відома.

Незареєстрований ПЗ вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об’єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України. Водночас, обсяг прав власників незареєстрованих ПЗ дещо вужчий порівняно із зареєстрованими промзразками. Так, власник незареєстрованого ПЗ, доведеного до загального відома, має право лише: забороняти його копіювання та забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу. Права на незареєстровані промзразки неможливо передати або іншим чином надати у користування третім особам.

За новим Законом № 815-20, набуття прав на зареєстрований ПЗ засвідчується свідоцтвом (а не патентом, як було раніше), в якому наводиться внесене до Реєстру зображення ПЗ.

Нові строки чинності прав на промислові зразки

Строк правової охорони незареєстрованого ПЗ становить 3 роки від дати його доведення до загального відома на території України.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований ПЗ становить 5 років від дати заявки з можливістю подовження на 1 або більше 5-річних строків, але загальний строк не може перевищувати 25 років (раніше строк становив 10 років з продовженням не більш як на 5 років, максимально — 15 років).

Про головні прогалини Закону

При ухваленні Закону багато поправок було прийнято з голосу, а це майже завжди має наслідком певну логічну неузгодженість чи незавершеність навіть найпозитивніших положень законопроєкту.

Так, одним із механізмів запобігання «патентному тролінгу» у законопроєкті був інструмент разового грошового стягнення, якщо заявку на промисловий зразок було подано з порушенням прав інших осіб. Розмір компенсації мав визначатися судом у сумі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення при розгляді справи. За таких обставин добросовісний учасник ринку, який постраждав від дій «патентного троля», не мав би доводити в суді наявність та розмір збитків, що, за наявної судової практики в цій сфері, зробити практично неможливо. Водночас, порушник знав би про невідворотність матеріальної відповідальності за свої недобросовісні дії і що його протиправний вчинок як мінімум буде коштувати йому 50 тисяч гривень.

Однак депутати проголосували проти цього нововведення, тим самим понизивши ефективність боротьби з «патентними тролями».

Окрім цього, в Законі є багато категорій і термінів, які були запозичені з європейського законодавства і визначення яким або не дається взагалі (наприклад, «поінформований/інформований споживач») або вони є у достатній мірі оцінювальними поняттями та можуть привести до неузгодженості застосування Закону на практиці (наприклад, «кола, що спеціалізуються у відповідній галузі», «індивідуальний характер», «загальне враження» тощо).

Замість висновків

Загалом, довгоочікувані професійною спільнотою законодавчі зміни у сфері охорони прав на промислові зразки можна вважати позитивними. Оскільки впроваджені механізми й справді гармонізують національне законодавство з правом ЄС і мають на меті покращити ситуацію в боротьбі з «патентним тролінгом» та спростити процедуру набуття прав на промислові зразки. Але практика покаже, наскільки Закон зможе стати ефективним інструментом захисту прав добросовісних гравців і превентивним засобом від дій недобросовісних.