КИЇВ — 09 лютого 2021 року.Черговий огляд найважливіших рішень Верховного Суду в кожній із практик присвячено інтелектуальній власності. Для цієї галузі 2020 став ледь не історичним у контексті її реформування. Тому за допомогою у формуванні хіт-параду звернулися саме до учасниці історичних подій — Катерини Сопової, заступниці Голови Комітету АПУ з інтелектуальної власності, к.ю.н., судової експертки у сфері інтелектуальної власності, патентної повіреної. До вашої уваги — перша серія та перша трійка рішень ВС у справах ІВ.

6 місце. Послався на відомість свого комерційного найменування — двічі відправили на новий розгляд*

^*Постанова КГС ВС у справі № 761/36996/15-ц

Всесвітньо відома компанія «Айсінін Інк.» (Icynene Inc.) ще в грудні 2015 року звернулася до суду про визнання недійсними торговельних марок, зареєстрованих на фізособу. Ті відтворювали комерційне найменування компанії латиницею та кирилицею й могли ввести в оману споживача щодо виробника (Icynene Inc.)

Такі обставини підтверджувались висновком експерта, мовляв, позначення Icynene є відомим в Україні та світі як ідентифікатор саме товарів Icynene Inc. та як вирізняльна частина відповідного фірмового найменування.

Зареєстровані знаки, йдеться у висновку, є такими, що породжують у свідомості споживача асоціації, що не відповідають дійсним характеристикам товарів і послуг і є оманливими щодо виробника (Icynene Inc.)

Як бачимо, позивач посилався на підставу про введення в оману, як на відносну, можливо, саме це стало фатальною помилкою (детальніше). ВС вважає цю обставину абсолютною, тому на неї не можна посилатись, як на відносну при схожості позначень з ранніми правами інших осіб.

Для доведення, що зареєстровані знаки викликали асоціації саме з Icynene Inc., позивач посилався на свою відомість як в Україні, так і у світі. За це розплатився недоведеністю факту визнання його знаку добре відомим в Україні та вдруге отримав передачу справи на новий розгляд.

ВС зробив висновок про те, що належних доказів того, що знак Icynene був добре відомим в Україні на день подання заявок надано не було. А у висновку експерта на вирішення були поставленні зовсім інші питання.

Та для доведення відомості комерційного найменування не потрібно застосовувати ті ж фактори, які розглядаються при визнанні знаку добре відомим в Україні. 

Чому знаки, зареєстровані на фізосіб, не були визнані недійсними на підставі того, що вони відтворюють відоме в Україні комерційне найменування, залишається загадкою. Встановити причини за змістом рішення ВС не вдалося. Та простежимо за плином другого кола.

5 місце. Міжнародний VS національний принцип вичерпання прав*

*Постанова КГС ВС у справі № 911/2674/17            

Попри баталії щодо принципу вичерпання прав на ТМ на законодавчому рівні та численні спроби встановити як один, так і другий, судам доводиться самостійно вирішувати це складне питання.

При міжнародному вичерпанні прав власник ТМ після введення товару з нею в цивільний обіг у будь-якій країні не має можливості перешкоджати наступному продажу товару на території іншої країни (де його ТМ також охороняється). При національному принципі власник прав на ТМ має цю можливість та може перешкоджати, наприклад, ввезенню в Україну товару, маркованого ТМ, що вироблявся в іншій країні.

Закон не дозволяє визначити, який саме режим вичерпання прав встановлений в Україні, та суди схиляються в бік міжнародного принципу вичерпання прав, зокрема й у 2020 році.

ВС у справі, де позивач просив заборонити ввезення смартфонів Xiaomi в Україну, зазначив:

«У випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару. Аналогічна правова позиція була викладена в постанові Вищого господарського суду України від 12.04.2016 у справі № 918/1141/15».

Крім того, Суд в рішенні обґрунтовує, яку саме поведінку слід вважати недобросовісною:

«Володілець визнається добросовісним, якщо, здобуваючи річ, він не знав і не повинен був знати про те, що відчужувач речі не має права її відчуження. У випадку, якщо володілець речі знав чи, принаймні, повинен був знати, що здобуває річ в особи, що не мала права на її відчуження, він вважається недобросовісним. Тобто для визнання набувача недобросовісним недостатньо простої необачності, а потрібні намір чи груба необережність».

Суд вважав, що довід позивача про те, що китайська компанія не мала права продавати спірний товар, не свідчить про недобросовісність набуття відповідачем права власності на товар, придбаний за контрактом. І не підтверджує незаконність його ввезення на територію України.

Нагадаємо, що прийняті в 2020 році закони про зміни до ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», попри спробу встановити міжнародний принцип вичерпання прав, залишили відповідну норму в незмінному вигляді. 

Отже, принцип вичерпання прав на ТМ законом і досі не визначений.

4 місце. Незареєстровані комерційні позначення як об’єкт ІВ*

*Постанова КГС ВС у справі № 922/1966/18

Революційними завжди здаються рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ). Чомусь їх завжди намагаються визнати недійсними в судовому порядку. 

Так, рішенням АМКУ дії ТОВ «Центральна районна аптека № 16» кваліфіковано за статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Визнано, що Товариство порушило цей Закон, неправомірно використавши позначення «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН», нанесене на зовнішні фасади аптечних закладів. Звісно, без дозволу аптеки, яка раніше почала використовувати схожий знак у своїй господарській діяльності. Це, власне, може призвести до змішування діяльності Товариства з діяльністю ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ».

Позивач посилався на те, що заявник законних підстав на використання знаку не мав. Цікавим у рішенні є те, що ВС виділяє інші незареєстровані комерційні позначення, які вважає окремими об’єктами захисту в конкурентних відносинах.

ВС зазначає, що:

«Комерційне позначення (інше позначення) є окремим об’єктом прав інтелектуальної власності нарівні із знаками для товарів та послуг та, відповідно, самостійним об’єктом цивільно-правових відносин, який не можна в повному обсязі ототожнювати із позначенням, зареєстрованим як знак для товарів і послуг. Перебування позначення у цивільному обороті та правовідносини, з ним пов’язані можуть відрізнятися, зокрема, за суб’єктним складом, підставами виникнення і припинення прав та обов’язків, обсягом прав, правовим регулюванням, механізмами захисту тощо».

Далі ВС посилається на ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», де серед торговельних марок та комерційних найменувань згадуються й інші позначення та зазначає, що об’єкти права інтелектуальної власності (торговельна марка та позначення) є окремими об’єктами захисту в конкурентних відносинах із власним обсягом прав та обов’язків учасників таких правовідносин. Правове регулювання такої категорії як «позначення» та його захист, на думку суду, здійснюється на підставі загальних положень, визначених главою 35 книги четвертої ЦК України, а правове регулювання «торговельної марки (знаку для товарів і послуг)» здійснюється, зокрема, з урахуванням положень глави 44 книги четвертої ЦК України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Також суд зазначає, що лише окремі норми законодавства у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг можуть бути застосовані за аналогією з певними обмеженнями та врахуванням специфіки використання незареєстрованих комерційних позначень. Водночас, укладення ліцензійного договору на використання ТМ без доказів її фактичного використання способами, визначеними законодавством, не може підтверджувати факт використання ліцензіатом у сфері господарювання як торговельної марки, так і іншого комерційного позначення (за аналогією права).

Такі висновки ВС, безумовно, сильно вплинуть на практику правозастосування. Непоодинокими є випадки недобросовісної реєстрації чи використання чужих розрізняльних позначень та отримання коштом цього переваг у конкуренції. У таких випадках пригадайте про це рішення ВС.

ДАЛІ БУДЕ.