КИЇВ — 01 жовтня 2020 року. 2020 рік для сфери ІВ запам’ятається новими змінами законодавства щодо всіх об’єктів. Але суди продовжують формувати практику та застосовують окремі норми за власним, «внутрішнім» переконанням. Про найцікавіші — від Катерини Сопової, к.ю.н., судової експертки у сфері інтелектуальної власності, патентної повіреної.

Дізнатися ще більше про найцікавішу судову практику у сфері ІВ можна буде вже 28 жовтня на IP UKRAINE NOW 2020.

5. Вибір правильного способу захисту прав на ТМ — запорука того, що ВС не скасує рішення попередніх інстанцій

Справи щодо ТМ «КАШТАН» — це предмет для окремої статті (і вона обов’язково буде). Позначення «КАШТАН» на етикетці морозива використовує кожен колишній холодокомбінат/великий український виробник як вид товару. Справді, споживач не сприймає це позначення як вказівку на джерело походження товару, а вирізняє морозиво за іншими елементами, що додаються або до назви «Каштан» (наприклад, «Каштан донецький», «Каштан полтавський», «Лубенський каштан» тощо) або поряд з назвою морозива «Каштан» наносять свої торговельні марки (наприклад, «Рудь», «Три ведмеді», «Троянда», «Ласка» тощо). Супермаркети також мають в асортименті власне морозиво «Каштан», марковане позначенням мережі, наприклад, «Фуршет», «Своя лінія» тощо. Отже, споживачем «Каштан» сприймається як вид товару з певними якостями та властивостями ще з Радянського Союзу — як морозиво пломбір у шоколадній глазурі.

Один із виробників вирішив, що таке позначення належить виключно йому — почалася справжня війна на ринку морозива із залученням понад 5 виробників і цікавими обставинами втрати розрізняльної здатності та доброї відомості ТМ. Та про це згодом.

У спорах про порушення прав власника ТМ з упакування товару часто «виривають» окремий елемент і забувають, що позначення повинно розглядатися в цілому. Саме на недопустимість цього, а також на різні способи захисту прав і вказав ВС у Постанові від 25.08.2020 у справі № 922/2017/17:

«35. Також із встановлених у справі обставин випливає, що:

• первісний позов було подано про заборону незаконного використання саме знака для товарів і послуг «Каштан»;
• водночас предметом судового розгляду і дослідження доказів у даній справі (в тому числі експертного дослідження) були виключно позначення, які, на думку позивача за цим позовом, були схожі із зареєстрованим знаком.

Позовні вимоги у справі про заборону використання позначень не заявлялися.

При цьому наведені у пункті 25 цієї постанови положення Закону чітко визначають заборону використання ЗТП як такого і заборону використання позначення, схожого із зареєстрованим ЗТП, як самостійні, окремі один від одного способи захисту прав і законних інтересів власника свідоцтва на ЗТП».

Упакування морозива відповідача виглядало так, на ньому він використовував позначення «Львівський каштан» та «Лімо-каштан», а не просто «Каштан»:

Крім того, зрозуміло, що позначення «Львівський каштан» та «Лімо-каштан» на морозиві не могли ввести в оману щодо іншого виробника морозива, оскільки позначення «Львівський» та «Лімо» чітко вказували на джерело походження товару. А Львівський холодокомбінат використовував позначення «Каштан» для маркування морозива понад 20 років.

4. Суд надав коротку інструкцію етапів дослідження промислових зразків для судових експертів у справі про маргарин

Позов було обґрунтовано тим, що відповідач порушив право ІВ позивача на промислові зразки (далі — ПЗ) через виготовлення та продаж продукції, максимально схожої на продукт позивача. Де ж тут промислові зразки, спитаєте ви? Це ж справа про захист від недобросовісної конкуренції. Та ні, експертизою в першій інстанції було встановлено, що у виробах «Маргарин «Смачно» було використано всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків (зображення справа), тому суд задовольнив позов. Апеляційний суд призначив повторну експертизу, яка дала протилежний висновок, та скасував рішення місцевого суду.

На думку ВС (Постанова від 13.08.2020 у справі № 904/9943/17), суперечність між висновками судових експертів полягала в тому, що при проведенні первинної експертизи експерт не здійснив дослідження зразків в межах його опису, а в ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» чітко вказано, що обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу. При цьому тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Далі тезисно з рішення ВС про необхідність призначення експертизи у такій категорії справ:

• опис ПЗ є документом, що складається заявником та не публікується;
• правилами розгляду заявки на ПЗ не передбачено обов’язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником в описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки;
• не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак ПЗ, на який видано патент.

«Відтак, для вирішення питань, пов’язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи».

Далі Суд робить висновок, який повинен був знати кожен експерт за відповідною спеціальністю:

«Опис промислового зразка, разом із зображенням, яке його розкриває, є тими документами, на підставі яких експертом встановлюються суттєві ознаки промислового зразка».

3. Введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, є абсолютною підставою для відмови у наданні правової охорони ТМ

Безумовним лідером серед найбільш невизначених підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ є «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги». Досі триває суперечка щодо віднесення її до абсолютних чи відносних.

Абсолютні підстави охоплюють випадки, де наявна невідповідність між ТМ (її сутністю) та товарами чи/або послугами, для яких просять правової охорони, відносно особи заявника чи власника свідоцтва. А відносні — спрямовані на дотримання більш ранніх прав, набутих третіми особами. Докладніше проблема описана тут.

Водночас ВС у своїй Постанові від 06.02.2020 у справі № 910/13822/16 знову вказав на абсолютність підстави:

«9.3. Припис абзацу п’ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону №3689».

Справа також цікава поданням сторонами значної кількості документів як доказів, які не відповідають процесуальному законодавству, наприклад документ, названий консультативним висновком.

Експерти часто нехтують головним правилом — висновок повинен бути написаний так, щоби будь-яка особа без спеціальних знань зрозуміла аргументацію експерта, хід та результати його дослідження.

Це породило феномен рецензії на висновок експерта або консультативний висновок, які почали подавати сторони нібито як інструмент для оцінки висновку експерта під виглядом допомоги суду.

Цікаво, що в цій справі інша сторона надала консультативний висновок на консультативний висновок. І це не жарт. Якщо можна подати «документ», у якому замість суду здійснено оцінку доказу, то чому б не подати такий самий документ, який оцінює, чи було правильно здійснено оцінку доказу у консультативному висновку. Докладніше про це можна почитати тут

2. Споживач відіграє вирішальну роль при порівнянні та оцінюванні торговельних марок

Справи навколо радянських торговельних марок завжди на вершині рейтингів. Особливо це стосується назв лікарських засобів. Щодо них діють свої правила: залежно від того, до якого виду відноситься назва лікарського засобу — наукова (хімічна), узвичаєна або міжнародна непатентована назва (МНН), торгова назва — і залежить, чи зможе вона виконувати функцію торговельної марки.

Наукові (хімічні) та загальноприйняті (МНН й узвичаєні назви) є назвами, призначеними для вільного використання всіма виробниками лікарських засобів, тому їх не можна зареєструвати як ТМ і отримати монопольні права на їх використання. Для застосування таких назв виробники лікарських засобів додають окремі відмітні елементи, наприклад, своє комерційне найменування.

Це правило стосується лише наукових та загальноприйнятих назв лікарських засобів, оскільки такі назви відносяться до неохороноздатних (описових) елементів позначень, а додавання до них відмітного елемента у вигляді комерційного найменування надає позначенню загалом розрізняльної здатності.

І навпаки, використання оригінальної (вигаданої) торгової назви лікарського засобу, зареєстрованої як ТМ, не допускається без дозволу власника свідоцтва, навіть якщо додати будь-які відмітні елементи.

Порівнюють торговельні марки завжди з погляду пересічного споживача, його сприйняття, на чому правильно наголосив ВС у Постанові від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17.

Щодо торговельних марок, представлених нижче, суд вказав наступне:

«7.7. Між тим при порівнянні товарних знаків, які мають загальний елемент, слід було встановити, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент «Цитрамон». Це має істотне значення для висновку щодо можливості сплутування.

Проте попередніми судовими інстанціями цього зроблено не було та не було з’ясовано, чи було це зроблено експертами у Висновках № 013-СІВ/17, № 10-10/17 та № 21-06/19».

Звичайно ж, цього не могло не бути з’ясовано експертами, оскільки саме від того, чи має слово «Цитрамон» розрізняльну здатність та до яких назв воно відноситься, і залежить, мав чи не мав право інший виробник використовувати та реєструвати на своє ім’я позначення з назвою лікарського засобу «Цитрамон».

Далі суд посилається на те, що графічні ознаки можуть бути достатніми, щоб виключити схожість. Крім того, вказує, що «фонетична схожість протиставлених знаків для товарів і послуг може бути також менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окреме слово», — вказує суд.

Але ж для того, щоб зрозуміти сприйняття торговельних марок споживачем, потрібно змоделювати ситуацію, в якій він опиняється при придбанні конкретного товару, а саме лікарського засобу «Цитрамон». Такий товар реалізується виключно через аптеки та не береться споживачем з полиці, тоді як він може спочатку сприймати знак візуально? Адже упакування він бачить після того, як замовляє «Цитрамон» у фармацевта усно. В цій справі все не так однозначно, тому слідкуємо за плином другого кола.

1. Назви лікарських препаратів мають законодавчо визначені особливості, які повинні враховуватись при встановленні їх схожості

Безумовним лідером у нашій добірці судових рішень з погляду виваженості, обґрунтованості та таким, що базується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, займає Рішення господарського суду м. Києва від 10.03.2020 у справі № 910/9435/19.

Справа стосувалась торговельних марок, які використовувались як назви лікарських засобів (фармацевтичних препаратів):

Вказані фармацевтичні препарати, на яких використовуються досліджувані ТМ, відрізнялися за своїм складом, діючою речовиною, лікарською формою (сироп, таблетки та розчин для ін'єкцій), фармакотерапевтичною групою, фармакологічними властивостями, окремими показаннями до застосування та способами застосування.

Радує, що суд не підійшов формально щодо спірних ТМ, враховуючи лише спорідненість товарів та тріаду ознак позначень (звукові, візуальні, смислові), а застосував саме ті підходи, які стосувались такого виду товару як лікарські засоби, та навіть послався на ступінь уваги споживача при придбанні лікарських засобів. Головна цитата з рішення:

«При цьому, суд погоджується, що використання назв саме для лікарських препаратів має і законодавчо визначені особливості, які мають бути враховані при встановленні факту, чи є товарні знаки, які використовуються для маркування саме лікарських препаратів, схожими до ступеня сплутування. Необхідно також враховувати форму випуску лікарських засобів, їх сферу використання та коло споживачів, які будуть споживати товари, марковані таким товарним знаком для лікарських препаратів».

Також суд звернув увагу на:

• особливості реалізації лікарських засобів на ринку та етапи перевірки правильності назви;
• високий ступінь уваги як середнього споживача, так і професійної громадськості (лікарі та фармацевти);
• категорію відпуску лікарських засобів — за рецептом або без;
• лікарську форму — один з препаратів вводиться внутрішньом’язово, проте не кожен споживач може робити ін’єкції самостійно без допомоги медичного персоналу;
• особливості складання назв лікарських засобів.

Рішення суду є настільки повним, що нам залишається лише насолоджуватись, що і зробив Північний апеляційний господарський суд, погодившись із рішенням першої інстанції.