КИЇВ — 14 вересня 2020 року. Наприкінці липня депутати ухвалили законопроєкт №2258, який посилює правову охорону об’єктів ІВ і передбачає умови боротьби з патентним тролінгом. Наскільки (не)вдалою є спроба наблизити українське законодавство до європейського, розповіли (та показали) Катерина Сопова, заступниця Голови Комітету АПУ з інтелектуальної власності, к.ю.н., патентна повірена, судова експертка у сфері інтелектуальної власності, та Юлія Прохода, патентна повірена, адвокатка, директорка патентно-юридичної фірми «ІНТЕЛС Україна».

*Вже 28 жовтня ви матимете змогу обговорити ці та інші останні новації реформування галузі ІВ разом із авторами матеріалу, представниками владних структур, депутатами та навіть суддями на ІР UKRAINE NOW 2020.

— Одна лише назва законопроєкту одразу викликає питання, оскільки слово «тролінг» є жаргонізмом. З одного боку, це дрібниці, з іншого — «театр починається з вішака» (с). Окремою правкою депутати змінили фразу в назві «боротьби з патентним тролінгом» на «боротьби з патентними зловживаннями», та забули, що патенти не видаються на об’єкти, що є предметом регулювання законопроєкту. Як на торговельні марки, так і на промислові зразки (далі — ПЗ) наразі видаються свідоцтва — саме на підставі цього ж законопроєкту, нині — Закону.

Ця правка була далеко не останньою: важливі правки вносилися навіть «з голосу», безпосередньо при розгляді законопроєкту № 2258 у другому читанні. Так, одним із механізмів запобігання «патентному тролінгу» у законопроєкті був інструмент разового грошового стягнення, якщо заявку на ПЗ було подано з порушенням прав інших осіб. Розмір разового грошового стягнення визначався судом у сумі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення при розгляді справи. Чому це важливо? Тому що особі, права якої порушено, не треба було б доводити розмір збитків, які вона понесла, що є досить складним завданням. Достатньо було б довести факт порушення.

Але народні депутати проголосували за скасування разового грошового стягнення, оскільки 230 млн грн за недобросовісні дії — це забагато. Проте забули, що мінімальна сума становить лише 47 тис. грн.

Поправками з голосу також намагалися прибрати механізм визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою, називаючи це квазісудом. Важко з цим погодитися. Свідоцтво на ПЗ видається під відповідальність заявника, тобто, по суті розгляд справи в Апеляційній палаті — це вперше проведена експертиза промислового зразка щодо відповідності його умовам охороноздатності, а зовсім не суд.

Далі коротко про найсуттєвіші зміни законодавства, що викликають багато питань у професійної спільноти. Також наводимо тлумачення окремих правових термінів та категорій з урахуванням європейської практики.

№1. Охорона прав на незареєстровані промислові зразки

Охорона надається, якщо ПЗ доведено до загального відома таким способом, що під час провадження звичайної господарської діяльності кола, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, могли дізнатись про існування такого ПЗ.

Навіщо взагалі законодавець надає охорону незареєстрованим ПЗ? Адже реєстрація саме ПЗ є відносно нетривалою процедурою внаслідок відсутності кваліфікаційної експертизи. Проте ті галузі, які створюють велику кількість ПЗ протягом коротких періодів часу, знайдуть певні переваги в незареєстрованих ПЗ. Строк життя таких ПЗ дуже короткий, приблизно 1-2 роки, а незареєстровані ПЗ охороняється 3 роки від дати доведення їх до загального відома на території України. Права на них неможливо передати, надати у користування тощо, втім, щодо окремих ПЗ такі дії просто не потрібні.

Крім того, права на незареєстровані ПЗ зводяться лише до права на заборону використання, що є результатом копіювання ПЗ. Отже, захист не може поширюватися на ПЗ, розроблені самостійно іншим автором, навіть якщо вони справляють на поінформованого користувача однакове враження. Фактично, незареєстровані промислові зразки — це можливість вимагати визнання свого авторства щодо промислового зразка та забороняти лише пряме та свідоме копіювання.

№2. Множинна заявка

Множинна заявка стосується декількох промислових зразків, кількість яких становить не більше ста ПЗ, що належать до одного і того самого класу міжнародної класифікації (МКПЗ). У множинній заявці заявником/заявниками, а також автором/авторами для всіх заявлених промислових зразків мають бути одні й ті самі особи.

Отже, якщо є потреба в окремих галузях одночасної реєстрації значної кількості ПЗ, множинна заявка дає можливість поєднання до 100 зразків в одній заявці. При цьому, кожен ПЗ у цій заявці розглядається як окремий ПЗ з метою надання всіх прав власнику свідоцтва.

№3. Обсяг правової охорони та строки дії

Підхід до визначення обсягу правової охорони, що надається ПЗ, змінюється. Раніше він визначався сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру. Наразі обсяг правової охорони визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру. В чому різниця? У кожного може бути своє сприйняття суттєвих/несуттєвих ознак, тоді як зображення — об’єктивна величина.

Змінюється строк чинності майнових прав. Замість 10 років з можливістю продовження  + 5, максимально до 15 років, передбачено продовження кожні 5 років, максимально до 25 років. Слід окремо звернути увагу: це той випадок, коли норми законодавства ЄС не вдалося імплементувати повністю. Продовження строку дії передбачено на 5 років, однак, збір за підтримання чинності залишився щорічним.

Також слід враховувати, що не охороняються окремі ознаки зовнішнього вигляду ПЗ: такі, що зумовлені виключно його технічними функціями або такі, що призначені для механічного з’єднання чи розташування іншого виробу для виконання ним своєї функції. Водночас, якщо ознака сприяє загальному вигляду продукту і може підвищити як технічну, так і естетичну цінність продукту, її не відносяться до функціональних ознак. Наприклад, форма і положення носика та резервуару з ручкою лійки для квітів залежить як від технічних, так і від візуальних факторів.

Обсяг правової охорони ПЗ включає будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження. Для визначення обсягу до уваги беруть ступінь свободи автора під час створення ПЗ.

№4. Поінформований/інформований користувач

У Законі застосовуються обидва терміни в одному й тому ж значенні, що можна списати на технічну помилку, а не на різні правові категорії. Вважатимемо термін «поінформований користувач» більш коректним. «Користувач» означає зацікавлену особу, яка використовує виріб (в якому втілено ПЗ) відповідно до його мети та призначення.

Якщо враховувати практику ЄС, зокрема, Керівництво з експертизи зареєстрованих промислових зразків ЄС, а також судову практику, у кожному конкретному випадку з урахуванням виробу, в якому втілений ПЗ, «поінформований користувач» визначається із врахуванням таких факторів:

— Поняття «поінформований користувач» лежить десь між поняттям середнього споживача (застосовується у торговельних марках), який не повинен мати жодних конкретних знань, і галузевого експерта (фахівця), який володіє широкими технічними знаннями. Не будучи дизайнером або технічним експертом, він не обов’язково знає, які ознаки цього продукту продиктовані технічною функцією.

— Поінформований користувач володіє знанням про різні ПЗ, що існують у відповідному секторі ринку, та певним ступенем знань щодо ознак, які зазвичай включають ці ПЗ, і, як наслідок його інтересу у відповідних виробах, демонструє відносно високий ступінь уваги при їх використанні. Тобто, він має не середній ступінь уваги як споживач, а є особливо спостережливим або завдяки його особистому досвіду, або завдяки його широким знанням у цьому секторі.

— Не відноситься до виробників або продавців виробів, в яких втілений ПЗ.

— Залежно від природи продукту оцінка може здійснюватися за припущенням, що поінформований користувач може зробити пряме порівняння між ПЗ або непряме, де таке порівняння є неможливим або нечастим для певної галузі.

Крім того, іноді до «поінформованого користувача» можуть належати декілька груп різних користувачів.

№5. Новий критерій охороноздатності — індивідуальний характер. Загальне враження

Відповідно до вимог Угоди про асоціацію, крім новизни, Законом вводиться новий критерій охороноздатності — індивідуальний характер.

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома. Відчуваєте? Тут мають братись до уваги і незареєстровані промислові зразки.

Під час оцінки наявності чи відсутності індивідуального характеру ПЗ має враховуватися природа виробу, в якому втілений ПЗ, зокрема, галузь промисловості, до якої він належить. Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

Отже, при визначенні індивідуального характеру ПЗ необхідно проаналізувати з погляду поінформованого користувача та з урахуванням ступеня свободи автора загальне враження, що справлять ПЗ, чи є воно відмінним, чи однаковим.

Водночас, якщо відсутні функціональні або інші ознаки, що відхиляються, проводиться порівняння за всіма ознаками. При цьому кожна з ознак може мати різну вагу у загальному враженні, оскільки:

— поінформований користувач використовує виріб відповідно до мети, для якої він призначений, тому вага окремих ознак може бути менш важливою через обмеженість їх видимості при використанні виробу;

— поінформований користувач надасть другорядне значення ознакам, які є повністю банальними та типовими для цього виду виробу, і зосередиться на особливостях, які є довільними або відмінними від норми у певній галузі;

— схожість ознак, щодо яких автор мав обмежений ступінь свободи, матиме лише незначне значення в загальному враженні, що справляється промисловим зразком на поінформованого користувача;

— при знайомстві з насиченням попереднього рівня техніки поінформований користувач може бути більш чутливий до навіть незначних відмінностей між ПЗ, які й можуть мати різне загальне враження.

№6. Ступінь свободи автора

За Законом, ступінь свободи автора означає обмеження можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов’язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу.

Ступінь свободи автора береться до уваги для визначення обсягу правової охорони ПЗ та для оцінки індивідуального характеру ПЗ. Ступінь залежить від характеру та цільового призначення виробу, в якому буде втілений ПЗ, а також від промислового сектора, до якого належить виріб.

Ступінь свободи автора встановлюється обмеженнями можливостей, які можуть бути зумовлені:

— технічною функцією виробу або його елемента;

— законодавчими вимогами, що висуваються до виробу.

Ці обмеження призводять до стандартизації (типізації) певних особливостей (ознак), які будуть спільними для ПЗ, що втілюються у відповідному виробі.

Як ступінь свободи автора впливає на загальне враження від ПЗ?

Якщо автор має високий ступінь свободи у розробці ПЗ, це підсилює висновок, що ПЗ, які не мають суттєвих відмінностей, створюють однакове загальне враження на поінформованого користувача. І навпаки, якщо ступінь свободи автора обмежений, тим більша імовірність того, що незначні відмінності між ПЗ, будуть достатніми для того, щоб створити інше загальне враження на поінформованого користувача.

№7. Новизна та доведеність ПЗ до загального відома

Законом також внесені зміни до положень, які встановлюють іншу умову надання правової охорони ПЗ, а саме «новизна». Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома до дати подання заявки (пріоритету) або до дати, коли незареєстрований ПЗ був вперше доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їх суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями. Помітили, що тут ми повертаємося до «суттєвих ознак», які більше не визначають обсяг правової охорони промислових зразків? Тобто, при виникненні спору в цій частині Закон переводить визнання промислових зразків ідентичними повністю в площину внутрішнього переконання судді, який розглядатиме справу. Сторона (власник свідоцтва на промисловий зразок) вже позбавлена можливості визначити, які ознаки вважає суттєвими, і відтак, вплинути на визнання промислових зразків ідентичними або ні.

Доведеним до загального відома ПЗ вважається, якщо він був опублікований або будь-яким чином оприлюднений, окрім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки (пріоритету).

Це означає, що Закон допускає імовірність незалежного паралельного створення промислових зразків різними авторами. Отже, для визнання недійсним ПЗ необхідно не лише посилатись на більш ранній ПЗ, а ще й довести факт розкриття інформації про нього та можливість осіб, які входять до відповідних кіл, дізнатись про його існування. У цьому контексті важко буде визначитися з ПЗ, що були доведені до загального відома в мережі Інтернет за межами України.

Отже, факт, чи могли події розкриття інформації про ПЗ за межами України стати відомими у відповідних колах на території України, імовірно, буде встановлюватись у кожному конкретному випадку.

№8. Кола, що спеціалізуються у відповідній галузі & провадять свою діяльність на території України

Як зазначалося, при встановленні новизни ПЗ необхідно дати відповідь на питання: «Чи мали можливість «кола, що спеціалізуються у відповідній галузі», мати доступ до ПЗ чи подій доведення до загального відома, незалежно від їх кількості, яка фактично скористалася цією можливістю і могла стикатися з розкритим ПЗ?».

При цьому потрібно враховувати поінформованість цих кіл про рівень техніки. До уваги можуть братись такі фактори, як склад спеціалізованих кіл, їх кваліфікація, звичаї та поведінка, сфера їх діяльності та присутність на заходах, де представлені ПЗ, характеристики ПЗ, його взаємозалежність з іншими виробами або секторами галузі тощо. ПЗ не може вважатись відомим у колах, які в ході звичайного провадження господарської діяльності можуть дізнатися про нього лише випадково.

№9. Використання ПЗ. Відмінності між зареєстрованим та незареєстрованим

Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого ПЗ, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і ПЗ, що охороняється.

Водночас, як зазначалося, власник незареєстрованого ПЗ має право забороняти лише його копіювання. А копіюванням не вважається ПЗ, створений самостійною творчою працею автора, щодо якого можна вважати, що він не був ознайомлений з ПЗ, доведеним до загального відома власником незареєстрованого ПЗ.

Як довести наявність вказаних обставин, а точніше, відсутність ознайомлення автора із ПЗ, доведеним до загального відома власником незареєстрованого ПЗ — тема для окремої статті.

№10. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою

Однозначною перевагою внесених змін є так звана процедура post-grant opposition, за якою визнати ПЗ недійсним можна не лише в суді, а й Апеляційною палатою, з меншими матеріальними витратами (сподіваємось, оскільки бачення відповідного збору державою все ж не оприлюднено) та у стислі, чітко встановлені Законом, строки. А саме — три місяці від дати одержання заяви Апеляційною палатою, з урахуванням можливих зупинень/продовжень.

При цьому заява про визнання прав на ПЗ недійсними може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на ПЗ та після припинення їх чинності.

Ще одним нововведенням, призначеним для боротьби з недобросовісними реєстраціями, є неможливість повторної реєстрації ПЗ, визнаного судом або Апеляційною палатою таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, або таким, що порушує права інших осіб. Проте не зрозуміло, як ця норма буде працювати, оскільки кваліфікаційна експертиза поданих ПЗ не проводиться.

Замість висновку

З цього вбачається, що гармонізація українського законодавства і законодавства ЄС далеко не завершена, а імплементовані норми все ж далекі від однозначних тлумачень. Тож чекайте нових законопроєктів, і особливо важливо — наших детальних статей щодо кожного з нововведень, описаних вище.