КИЇВ — 20 серпня 2020 року. Реформу сфери інтелектуальної власності можна сміливо назвати історичною подією. Водночас процедура оновлення законодавства досі супроводжується палкими дискусіями та безперервною роботою правників. Так, вагому роль в реформуванні зіграв саме Комітет АПУ з інтелектуальної власності. Саме тому, невдовзі після підписання Президентом України Закону № 816-IX ми вирішили підбити перші підсумки та окреслити головні новації в патентному законодавстві. Допомогли з цим Катерина Сопова, заступниця Голови Комітету АПУ з інтелектуальної власності, судова експертка у сфері ІВ, патентна повірена України та Юлія Прохода, директорка ДП «ІНТЕЛС-Україна», адвокатка, патентна повірена.

— До спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності востаннє суттєві зміни вносилися у 2012 році. Прийняття законопроєктів №2258, №2259 стало знаковою подією сфери інтелектуальної власності.

Довкола проєкту №2259 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» (нині — Законом № 816-IX від 21.07.2020), точилося багато дискусій. Між першим і другим читаннями вносилося близько 130 правок, причому значна кількість із внесених різними депутатами збігалася за змістом, що свідчить про нагальну їх важливість. На жаль, не всі пропозиції були враховані: якщо порівняти текст поданого проєкту до другого читання з варіантом, підписаним Президентом — істотна різниця між ними буде очевидною.

Головна заявлена мета прийняття Закону — забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи та корисні моделі із правом ЄС. Хоча далеко не всі внесені зміни узгоджуються з останнім.

Коротко про зміни, на які варто звернути увагу

1. Звуження кола об’єктів, що підлягають патентуванню.

З об’єктів винаходів виключили «нове застосування відомого продукту та процесу». Залишилися «продукт» (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини та тварини тощо) та «процес» (спосіб).

Об’єктом корисної моделі залишився лише «пристрій» або «процес». Очікуються певні складнощі через розмежування законом понять продукту та пристрою, адже, при цьому, визначення для останнього не наведено. Є тільки опосередковане визначення для продукту, і чинні підзаконні нормативні правові акти також визначають лише його. Тому пристрій, як корисна модель залишається в певному правовому вакуумі.

2. Розширено перелік об’єктів, на які не поширюється правова охорона:

— біологічні процеси (клонування та генетичного втручання в людські істоти та людський організм як такий);

— хірургічні чи терапевтичні способи лікування та діагностики організму людини або тварини;

— комп’ютерні програми, форма представлення інформації, схеми, правила і методи проведення інтелектуальної, організаційної, зокрема господарської, діяльності тощо.

3. Діджиталізація та електронний документообіг:

— подання документів в електронній формі;

— використання кваліфікованого електронного підпису.

4. Нові можливості для нерезидентів

Надано можливість нерезидентам самостійно вчиняти окремі дії, пов’язані з поданням заявки. Водночас протягом 2 місяців повинно надійти повідомлення про призначення представника – патентного повіреного України, інакше заявка вважатиметься відкликаною. Цей строк може бути продовжений на 2 місяці. 

5. Нові можливості для третіх осіб

Третім особам надано широкі можливості перешкоджати державній реєстрації винаходу або корисної моделі шляхом подання:

— мотивованого заперечення проти заявки (протягом 6 місяців після публікації заявки);

— клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень;

— зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони.

6. Додаткова охорона прав на винаходи у фармацевтиці

Змінено процедуру продовження строку дії патенту на винахід для фармацевтичних (лікарських) засобів — наразі продовження строку дії патенту здійснюється шляхом одержання сертифікату додаткової правової охорони. Одержання такого сертифікату можливе для продукту (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупності активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні потребує дозволу компетентного органу, та його застосування відповідно як лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин.

Сертифікат видається на строк, який пройшов між датою подання заявки за датою одержання відповідного дозволу, цей строк зменшується на 5 років. Загальний строк додаткової охорони може становити не більше 5 років після очікуваної дати закінчення строку дії патенту. При цьому протягом строку додаткової охорони не вважається порушенням прав використання такого винаходу з метою експорту.

7. Можливість поділу заявки

Внесено до закону повноцінне регулювання норм щодо поділу заявки до моменту одержання рішення за заявкою:

— за власною ініціативою;

— у відповідь на пропозицію закладу експертизи

8. Уточнено механізм визнання недійсними прав частково відмови від прав частково, шляхом:

— виключення незалежних пунктів або

— внесення змін до незалежних пунктів формули.

9. Визнання прав недійсними в адміністративному порядку Апеляційною палатою

Така можливість доступна для будь-якої особи протягом 9 місяців з дати публікації відомостей про реєстрацію винаходу, а щодо корисних моделей  протягом всього строку чинності прав та після припинення їх чинності.

Швидка процедура, яка займає максимум 8 місяців зі всіма можливостями зупинення та продовження строків. Без ускладнень — лише за 4 місяці, що безумовно значний крок вперед у порівнянні зі строками розгляду таких справ у судовому порядку. Заява про визнання прав недійсними може бути подана і щодо винаходів та КМ, права на які набуто до дня набрання чинності Законом.

10. Зменшено строк «пільги по новизні»

Тепер він становить 6 місяців замість 12. Пільга по новизні означає, що на новизну винаходу не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки. Цей строк раніше відповідав строку пріоритету (першості у поданні заявки), що було логічнішим.