КИЇВ — 3 червня 2019 року. Уявіть собі ситуацію: ви вирішили посилити свою позицію висновком експерта у сфері інтелектуальної власності. Замовили його в атестованого судового експерта, подали в суд письмовий висновок як доказ у справі. Але… його розбивають у суді.

Така ситуація є типовою саме для судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Майже в кожній справі суддя повинен оцінити протилежні висновки. Якщо ми візьмемо криміналістичні види експертиз, то там або слід пальця руки належить громадянину Б, або не належить. Якщо у справі два протилежні висновки, це означає, що один із експертів зробив помилку. Щодо об’єктів інтелектуальної власності все значно складніше. Чому — спробую пояснити.

Замовити експертизу та отримати висновок вже недостатньо. Справи з інтелектуальної власності є заплутаними, об’єкти інтелектуальної власності унікальними, ситуації — неоднозначними. Тому судді читають не лише висновки, але й враховують аргументацію експерта. Вони викликають експертів у суд для надання усних пояснень. І від того, наскільки впевненою та аргументованою буде позиція експерта в суді, може залежати результат вирішення справи по суті. Але тут виникає безліч проблем.     

Як перевірити кваліфікацію експерта, коли в Реєстрі судових експертиз зазначені лише контактні дані експерта? Так, можна приблизно вирахувати стаж роботи експерта. Однак великий стаж не завжди дорівнює високій кваліфікації. До того ж, якщо експертизу призначають на спеціалізовану експертну установу, експерта визначає керівник такої установи.

Однак є і гарна новина. Оскільки експертів у сфері інтелектуальної власності не так багато, а за деякими спеціальностями їх можна просто полічити на пальцях, слід просто звернутися за рекомендацією до колег. Також варто пошукати в Єдиному реєстрі судових рішень прізвища експертів, яких часто залучають до таких справ.

Чому взагалі важливою є особа експерта? Кожен атестований експерт проходить відповідну підготовку і здобуває право на проведення конкретного виду експертизи. Невже висновки експертів з одного і того ж питання відрізняються? Так, і достатньо сильно. Аргументація експерта при обґрунтуванні його висновку залежить від багатьох факторів: кваліфікації експерта, його досвіду, обраного ним способу та методу проведення дослідження, наявності/відсутності методик проведення судових експертиз. Однією з причин різних висновків з одного питання є саме відсутність методик щодо окремих об’єктів і будь-яких методичних рекомендацій.

Об’єкти інтелектуальної власності є унікальними за своєю природою, тому немає певного алгоритму дослідження. Ті методики, що внесені в Реєстр методик проведення судових експертиз, є застарілими та не завжди застосовуються експертами.

Методичні рекомендації Українського інституту інтелектуальної власності також не враховують нові підходи до дослідження торговельних марок. Особливо тих, що використовуються у специфічних сферах. Наприклад, у сфері фармацевтики. Не відображені в цих методичних рекомендаціях значна кількість підходів, що застосовуються до нетрадиційних торговельних марок.

Щодо об’єктів авторського права існує лише методика літературних творів, яка базується на роботах радянських вчених і не враховує нові сучасні доктрини, що застосовують в інших країнах. Угодою про асоціацію України з ЄС встановлені інші умови надання правової охорони для промислових зразків. Вводиться нова умова — індивідуальний характер промислового зразка. Наразі провести експертизу промислових зразків за новими підходами можливо лише застосовуючи критерії Європейського відомства з інтелектуальної власності та судової практики ЄС.

У справах щодо торговельних марок судова практика України є неоднозначною. Особливо щодо необхідності призначення експертизи. Постанова Пленуму ВГС України від 17.10.2012 № 12 прямо передбачає необхідність призначення судової експертизи, коли схожість не має очевидного характеру. Суд не повинен перебирати на себе не притаманні суду функції експерта. У Постанові ВГС України від 23.03.2012 № 5 навпаки зазначено, що питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. Коли суддя має достатньо знань для з’ясування обставин справи, він може вирішити питання з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Що власне і зробив Верховний Суд у справі № 922/3136/16 щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення. Він не погодився з висновком судової експертизи та звітом за результатом проведення маркетингових досліджень щодо схожості позначень. ВСУ зазначив у своїй Постанові від 20.02.2018, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань. У цьому випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки вирішення порушеного питання належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг.

Верховний Суд самостійно вирішив наведену обставину, обґрунтувавши несхожість позначень в одному абзаці.

Наступною проблемою є правильно сформульовані питання для експерта. Методичними рекомендаціями встановлений орієнтовний перелік питань, які ставлять на вирішення експерта у типових справах.

Об’єкти інтелектуальної власності є унікальними за своєю природою, тому «типовість» питань та отримані відповіді на них не завжди призводять до вирішення справи по суті. Наприклад, деякі питання, що містяться в орієнтовному переліку, є допоміжними, вирішення яких не встановлює обставини, що входять до предмета доказування у справах щодо захисту авторських прав. Так, питання «Чи мало місце відтворення твору (назва 1) при створенні твору (назва 2)?» є «технічним», вирішення якого, зазвичай, не потребує застосування спеціальних знань. Будь-яка особа або комп’ютерна програма може порівняти два об’єкти і виявити збіги текстів літературних творів чи окремих елементів інших видів творів, наприклад образотворчого мистецтва. Щоб виявити буквальні текстуальні збіги у творах, спеціальні знання у сфері авторського права не потрібні. Вони потрібні для оцінки виявлених збігів з урахуванням їх обсягу, змісту та форми вираження для встановлення їх охороноздатності та правомірності запозичення. І саме для цього необхідні спеціальні знання, іноді не лише атестованого експерта, але й фахівця у відповідній галузі знань.

Існує два міфи, що знаходяться на двох різних полюсах. Перший міф про те, що запозичення з інших творів робити заборонено, бо це плагіат. Другий — що інша словесна форма вираження твору не вважається порушенням авторського права, тобто відсутність буквальних збігів текстів двох творів, відсутність запозичення мови твору не є порушенням, оскільки авторським правом охороняється лише форма вираження твору, а не його зміст. Останній тезис є найбільшою ілюзією, хибним трактуванням головних принципів авторсько-правової охорони.

Дійсно, авторським правом не охороняються ідеї, методи, принципи, концепції, навіть якщо вони описані у творі. Однак внутрішня форма твору, його образи (нетекстуальні елементи твору) підлягають охороні. І навпаки — буквальні збіги текстів можуть відноситися до загальновідомих чи усталених знань, що переходять з одного твору до іншого такого ж виду. Вони відносяться до неохороноздатних елементів твору, запозичення яких не становить порушення авторських прав.

Важливість правильного формулювання питань можна показати на прикладі справи № 761/13278/16-ц щодо захисту авторських прав на кадр з кінофільму, де було проведено дві експертизи. Першою встановлено, що при створенні поштової марки було використано фрагмент іншого твору — кадр із кінофільму. На судовому засіданні перший експерт вказав, що зображення на поштовій марці — це перероблений кадр із кінофільму. Він лише порівняв зображення. Питання творчого внеску художника та охороноздатність запозичених елементів ним не досліджувались. Тому суд зазначив, що дані висновка експерта загалом мають інформативний характер та не дають підстав говорити про порушення авторських прав позивача.

Інший експерт встановив, що персонаж, втілений в аудіовізуальному творі (кінофільмі) не є новим, оригінальним або своєрідним персонажем. Експерт описав критерії оригінальності персонажа, наявні у нього ознаки охороноздатності з огляду на його типовість, відомість, поширеність, невиразність, шаблонність тощо. На судовому засіданні експерт вказав також, що в цьому випадку використано не кадр, а індивідуальні риси обличчя акторки, які є особистими правами людини. Суд визнав інший висновок експерта належним чином обґрунтованим, а проведене дослідження — переконливим та поклав його в основу рішення.

Як оцінити висновок на предмет його повноти та обґрунтованості, коли відсутні методики проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності?

Деякі висновки експертів виглядають як наукова робота, де експерту доводиться шукати нові творчі підходи. У теорії судової експертизи це називається конкретна або окрема експертна методика. У таких ситуаціях експертиза повинна бути написана так, щоб суддя та всі учасники судового процесу розуміли хід дослідження та аргументацію експерта.

У разі сумнівів у повноті та правильності висновку експерта необхідно скористатися процесуальним порядком виклику експерта до суду для надання усних пояснень, що дозволить суду впевнитись у його висновку. Саме тому у справах цієї категорії особа експерта має дуже важливе значення для кваліфікованого виступу експерта в суді. Тож запорука успіху — правильний вибір експерта.

Катерина Сопова, к.ю.н., членкиня Ради Комітету з інтелектуальної власності АПУ, заступниця керівника Центру експертних досліджень НАПрН України, судова експертка, патентна повірена.